전자기기를 소형화하기 위해서는 기존 플라스틱 기판보다 얇은 폴리이미드 필름(PI 필름)을 사용하는 것이 필수적입니다. 특히 모든 휴대폰은 PI 필름을 사용하고 있습니다. 한국의 SKC코오롱PI는 2008년 설립되어 급격하게 유력한 경쟁자로 부상하였습니다. 이를 견제하기 위해 경쟁사는 자신들의 PI 필름 관련 미국특허들을 침해하였다면서 SKC코오롱PI를 상대로 2010년 미국 연방법원에, 2011년 미국 국제무역위원회(ITC)에 각각 특허침해소송을 제기하였습니다. 저희는 2011년 초경 SKC코오롱PI으로부터 미국특허소송의 관리 및 수행을 의뢰 받아 미국 로펌 선임을 비롯하여 미국 특허소송사건에 대한 풍부한 경험과 통찰력, 그리고 한국 기업들에게 유리한 미국소송 디스커버리 전략 및 노하우를 바탕으로 고객을 위해 소송 및 협상 전략을 수립하고 deposition, document production, trial 등에서 발생할 수 있는 모든 상황에 대해 가이드를 제공해 왔습니다.
초기 미국 ITC 절차에서 승소하여 승기를 잡는 듯했으나 연방법원 소송에서 패소하여 대부분의 고객 제품이 특허침해로 되는 바람에 고객이 사업상 난관에 봉착하기도 했습니다. 그러나, 고객이 design around를 하여 사업상 어려움을 타개하는 과정에서 기존 패소판결의 영향을 배제할 목적으로 고객으로 하여금 redesign 제품이 경쟁사의 미국특허를 침해하지 않는다는 점에 관한 확인을 구하는 DJ Action을 선제적으로 제기하도록 하였고, 이에 고객은 2016년 위 DJ Action을 제기하기에 이르렀습니다. 또한 저희는 고객으로 하여금 기존의 패소판결에 대해 연방항소법원에 항소함과 동시에 1심판단에서 잘못된 법적 이슈에 대해 경쟁국에서 경쟁사를 상대로 소송 및 심판을 제기하게 함으로써 미국소송에서 경쟁사를 압박함과 동시에 settlement에서 유리한 협상카드를 확보하도록 하였습니다.
기존 패소판결의 영향으로 DJ Action에서도 어려움이 많았으나 미국대리인 교체 등 극단적인 처방까지 동원하여 결국 지난 7월 1일 DJ Action을 담당한 미국법원으로부터 당사자들의 모든 본소 및 반소 청구에 대해 SKC코오롱PI 전부 승소라는 압도적인 승소판결을 받아내었습니다. 이로써 고객은 비록 1심판결이지만 통상 항소인용율이 낮음을 고려할 때 일응 사업의 안정성을 확보할 기반을 마련하였다고 평가하고 있습니다. 특히 고객은 기존 패소판결 이후 어려운 상황에서 법무법인(유) 광장이 정확히 상황을 파악하여 과감하게 소송전략을 제시하였습니다.