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이차전지 관련 장비 제조업을 영위하는 C사는 2021.11.19. 동일한 제조업을 영위하는 ㈜원익피앤이(이하 ‘회사’)를 상대로 C사의 ‘이차전지 파우치 폴딩 장치’에 관한 특허(이하 ‘이 사건 특허’)를 침해하고 있다며 특허권침해금지 및 손해의 일부로 30억원을 청구하는 손해배상청구의 소를 제기하였습니다.

법무법인(유) 광장은 회사를 대리하여, 이 사건 특허의 진정한 발명자는 회사의 직원 A이고 이 사건 특허는 회사의 직무발명에 해당하여 이 사건 특허의 특허권자는 회사이므로, C사의 특허침해 주장은 권리남용에 해당한다고 주장하였습니다. 구체적으로, A는 회사 재직 중 완성한 이 사건 특허의 발명 사실을 회사에 알리지 않은 채 회사의 다른 직원이었던 B에게 도면 자료를 제공하였고, B는 회사를 퇴직한 이후 이 사건 특허를 출원·등록 받은 다음 자신이 설립한 C사에게 이 사건 특허를 양도하여 보유하도록 한 것인데, C사가 이 사건 특허 침해를 주장하는 것은 권리남용에 해당한다고 주장한 결과, 회사는 2024.10.11. 1심에서 전부 승소하였습니다.

이에 C사는 항소를 제기하였으나, 이 과정에서 광장이 회사를 대리하여 C사를 상대로 이 사건 특허권 이전등록절차의 이행을 청구하여 이 사건 특허가 모인출원에 해당한다는 판단을 받아 1심에서 전부 승소하고, 항소심인 특허법원에서 승소하였으며, 2025.6.5. 대법원에서 상고기각으로 해당 판결이 확정되었습니다. 그러자 C사는 위 항소를 취하하여 이 사건 소 역시 확정되었습니다.

광장 IP그룹은 이 사건 특허의 기술적 특징과 회사의 기술자료, 관련 이메일 교신, 메신저 내용을 면밀히 분석하여 이 사건 특허가 B의 개인발명이 아닌 A의 직무발명에 해당한다는 점을 입증함으로써 특허권 이전 판결을 받아내었고, C사의 특허권침해금지 및 손해배상청구 청구 역시 기각시켰습니다. 면밀한 기술 검토와 법리적 분석을 통하여 의뢰인의 승소를 이끈 광장 IP그룹의 탁월한 소송 역량을 보여준 사례입니다.

법무법인(유) 광장은 대한민국 특허권의 권리범위에 속하는 제품을 해외 전자상거래 플랫폼에 게시하여 판매한 행위가 “양도의 청약”에 해당하여 대한민국 특허권을 침해한 것으로 본 최초의 특허법원 판결을 이끌어냈습니다.

중국 기업 예샤오(Yexiao)는 이탈리아 양말 편직기계 제조사인 로나티(Lonati)의 대한민국 등록 특허제품을 중국 플랫폼 “Alibaba”와 자사 홈페이지에 게시해 광고·판매하였고, 한국어로 제품 정보를 제공하고 가격을 원화로 표시하는 한편, 국내 배송 가능성과 상담 서비스까지 안내하는 등 명백히 국내 소비자를 대상으로 제품을 홍보하였습니다. 이에 로나티는 예샤오를 상대로 특허침해금지소송을 제기하였습니다.

1심 법원은 속지주의 원칙을 강조하며 게시행위가 Alibaba플래폼의 서버가 존재하는 국외에서 이루어졌다고 판단하여, 금지청구를 기각하였습니다. 이에 광장은 온라인 상거래가 일상화된 현실에서 특허권 보호의 실효성 확보의 필요성을 강조하면서, 특허권의 실질적 보호를 위해 속지주의를 완화하고 있는 해외 주요국의 추세, 예샤오가 “Alibaba” 및 자사 홈페이지에서 한국어로 제품 정보를 제공하고 가격을 원화로 표시하며, 국내 배송을 명시하는 등 국내 소비자를 대상으로 판매 유도를 하고 있다는 점을 설득력 있게 주장하였습니다.

특허법원은 이러한 주장을 받아들여, 서버의 소재지와 무관하게 예샤오의 게시행위가 국내 소비자를 직접 대상으로 한 “양도의 청약”에 해당함을 인정하고, 특허침해가 성립된다고 판단하여 금지청구를 인용하였습니다.

이번 판결은 국외 기업이 해외 전자상거래 플랫폼에 특허 침해제품을 게시한 경우에도, 국내 소비자를 대상으로 실질적인 판매 유도를 하는 것으로 평가된다면, 대한민국 특허법상 “양도의 청약”에 해당하여 특허침해가 성립할 수 있음을 처음으로 인정한 사례입니다. 광장은 해외 플랫폼을 통한 거래행위의 실질에 대한 분석과 해외 판례 동향에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 해외 플랫폼에서의 게시행위에 대한 지식재산권 보호의 새로운 해석 기준을 이끌어냄으로써, 대한민국에서 특허권의 실질적 보호를 확장하였습니다.

외국 식음료, 주류 기업들의 한국 진출은 꾸준히 이루어지고 있으며, 특히 트렌드에 민감한 한국 수요자 성향을 반영하여 글로벌 식음료 브랜드들은 다양한 신제품들을 국내 시장에 출시하고자 공략하고 있습니다.

식품의약품안전처는 식품위생법에 더불어, 2016년 수입식품안전관리 특별법(수입식품법)을 제정, 특히 수입되는 식품에 대하여 강도높은 규제를 적용하고 있습니다. 이로 인해, 신제품을 국내에 도입할 경우 세관 및 지방식품의약품안전청으로부터 정밀검사 등 엄격한 절차를 통해 수입통관 여부가 결정되는바, 특히 준법 및 컴플라이언스 관리에 철저한 글로벌 식음료 및 주류기업 입장에서는 신제품 출시 전 법률 및 규제 측면에서 법 위반 사항이 없도록 사전에 철저한 준비 및 대응이 필요합니다.

법무법인(유) 광장은 2023년 30년간 식품의약품안전처에서 수입식품정책과 과장 등 다양한 식품 안전관리 부서에서 실무를 수행한 이강봉 수석전문위원을 영입하여, 위와 같은 까다로운 수입식품 규제 및 안전관리 등에 대하여 탁월한 자문서비스를 제공해오고 있습니다. 광장 헬스케어팀의 긴밀한 조력 끝에 실제로 올해 상반기 다수의 식음료 및 주류 업체가 신제품 런칭에 성공하였는바, 이는 광장 식품 규제 분야의 전문성과 노련한 경험이 결실을 맺은 성과라고 할 수 있습니다.

일본기업 M 케미칼사는 고객인 한국기업을 상대로 특허 3건에 기초하여 특허침해소송을 제기하였고, 고객인 한국기업은 이에 대응하여 일본 M 케미컬사의 특허 3건에 대한 무효심판을 제기하였습니다. 대상특허는 디스플레이용 투명 점착시트에 관한 것으로, 디스플레이사에 납품되는 소재와 관련된 분쟁이었습니다. 위 분쟁의 결과에 따라 디스플레이 소재의 납품 여부에 영향을 미치므로, 양사의 비즈니스에 상당한 영향을 미치는 중요한 소송이었습니다.

특히, 이 사건에서는 주요 로펌이 양 당사자를 대리하여 치열한 공방이 벌어졌습니다. 법무법인(유) 광장은 고객인 한국기업을 대리하여 선행문헌을 다각도로 검색한 후, 진보성 부정을 이유로 무효심판을 청구하였습니다. 그 결과 광장의 주장이 받아들여져서 특허심판원과 특허법원은 모두 대상특허들이 무효라고 판단하였습니다.

대상특허는 점착시트에 관한 특허(즉, 물건 발명)임에도 불구하고 ‘점착시트는 자외선을 조사하여 사용된다’는 한정을 포함하고 있었는데, 광장은 이러한 한정은 점착시트 내에 경화를 가능하게 하는 성분을 포함하는 것을 의미할 뿐이라는 점을 주장하였습니다. 화학분야의 물건 발명 중 물건을 이루는 성분 외에 물건의 성질, 물성, 사용방법 등을 한정하고 있는 경우가 많은데, 이러한 경우 그 실질은 종래 알려진 물건(선행기술)과 동일한 경우가 종종 있습니다. 광장은 대상특허 명세서에 명확하게 분석하여 이에 기초하여 청구항을 해석하고, 발명의 실체가 종래기술과 다를 바 없다는 점을 논리적으로 밝혀 진보성이 부정된다는 결론을 이끌어 냈습니다.

그 결과 특허심판원 및 특허법원은 광장의 주장을 받아들여 대상특허는 진보성이 부정된다고 판단하였습니다. 본건은 화학분야의 진보성 판단에 있어서 참고할 좋은 선례가 될 것으로 기대합니다.

2025년 2월 21일부터 시행된 약사법 개정에 따라, 우리나라에 의약품 자료보호 제도가 도입되었습니다. 기존 약사법상 재심사 제도를 개편하여, 자료보호 제도를 통해 신약 및 희귀의약품의 임상시험자료를 일정 기간 독점적으로 보호함으로써, 특허권과 별개로 약사법 하에서도 제약사의 지식재산권 및 영업비밀을 보다 명확히 보장할 수 있게 되었습니다.

법무법인(유) 광장은 다양한 고객사들을 위하여 본 제도 도입으로 인해 기존 재심사 제도와 비교하여 신약에 대한 제네릭 허가 신청 시나리오 등에 어떠한 변화가 발생할 수 있는지 자문하였습니다. 특히 희귀의약품의 경우 기존 재심사 제도에 따른 보호기간보다 더 긴 기간을 보호받을 수 있는지 등을 중점적으로 검토하였으며, 구체적인 허가 시나리오에 따른 제네릭 진입 예상 시기에 대하여도 구체적인 타임라인을 제시하며 고객의 포트폴리오 전략 수립에 방향성을 제시할 수 있었습니다.

광장의 헬스케어 전문가들은 약사법에 따른 규제영역 뿐만 아니라, 특허 및 지식재산권 분쟁 영역에 정통한 전문가들입니다. 이처럼, 규제 및 지적재산권 두 분야에 대한 심도 있는 전문성을 바탕으로, 광장은 고객사들을 위해 맞춤형이면서도 효과적인 자문을 적시에 제공한 것으로 평가받고 있습니다.
 

법무법인(유) 광장은, 국내 유명 게임사 웹젠이 출원한 “MU” 표장이 간단하고 흔한 표장이므로 등록이 거절되어야 하는 것인지가 쟁점이 되었던 특허법원 사안(특허심판원 심결취소소송)에서, 웹젠을 대리하여 소송을 수행하여 2025.1.23. ‘MU’ 상표가 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 판단 및 인용 판결(전부승소)을 이끌어 냈으며, 이 판결은 2025.2.18. 확정되었습니다.  

‘MU’는 웹젠이 2001년 ‘MU’ 게임을 출시한 이래 약 23년 이상 사용하여 온 국내 대표 장수 온라인 게임의 표장으로, 웹젠은 ‘MU’의 성공에 힘입어 ‘MU 시리즈(MU Origin 등)’를 연달아 출시하여 큰 성공을 거듭해 왔습니다. 본 사안에서 웹젠은 2021년 도안화하지 않은 표장인 ‘MU’ 상표를 출원했으나, 특허청은 ‘MU’ 가 알파벳 대문자인 “M” 과 “U” 가 도안화 없이 단순하게 결합한 것으로 간단하고 흔한 표장이므로 식별력이 부족하다는 취지(상표법 제33조 제1항 제6호)로 등록 거절결정을 하였고, 웹젠이 특허심판원에 제기한 거절불복심판청구 또한 기각되었습니다. 

법무법인 광장은 특허법원 단계부터 새로이 웹젠을 대리하여, 특허심판원의 기각심결에 대한 취소소송을 제기한 이후, ‘MU’ 게임의 출시 이후 심결 시까지 약 23년 동안 ‘MU’가 사용된 다양한 사용례를 제시함과 동시에 ‘MU’와 ‘MU 시리즈’, ‘ ’를 병행 사용하여 온 자료들을 통해 공통적으로 포함된 ‘MU’ 표장이 반복되는 과정에서 ‘MU’의 식별력이 증대되었다는 점을 입체적으로 제시하며 재판부를 설득하였습니다.  그 결과 특허법원은 ‘MU’가 웹젠이 2001년부터 ‘MU’와 관련 상표를 사용함으로써 ‘MU’ 자체가 심결 시 무렵에는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 판단함으로써, 웹젠은 성공적으로 상표를 등록할 수 있게 되었습니다. 본건은 사용에 의한 식별력에 관한 면밀한 법리 분석과 열정적인 증거 수집을 통해 설득력 있는 변론을 펼친 결과, 중요한 상표를 성공적으로 지켜낸 것으로서 광장 지식재산권 그룹이 축적한 노하우와 전문성이 여실히 발휘된 결과입니다.
 

법무법인(유) 광장은 국내 굴지의 양극재 제조업체로서 세계 최초로 NCM(니켈-코발트-망간) 양극재 양산에 성공한 LG화학이 중국의 대표적인 양극재 제조업체 론바이(Ronbay) 및 그 국내 자회사 재세능원을 상대로 제기한 양극재 특허침해소송 등에서 LG화학을 대리하고 있습니다.

니켈, 코발트, 망간을 주요 구성성분으로 하는 NCM 양극재, 그 중에서도 특히 니켈의 함량이 높은 이른바 ‘하이니켈(High-Nickel)’ 양극재의 경우, 높은 에너지 밀도를 보이기 때문에 고용량·고출력이 요구되는 전기차 등에 주로 적용될 수 있는데, 다른 한편으로 이와 같은 하이니켈 양극재는 낮은 구조적·열적 안정성으로 인해 그 양산 및 상용화를 위해서는 고도의 기술력이 요구되고 있습니다.

위와 같은 NCM 양극재에 있어서 론바이는 중국의 1위 기업으로, 국내 자회사인 재세능원의 충주공장을 자신의 주요 생산 거점 중 하나로 삼아 하이니켈 양극재의 생산을 점차 늘려 나가면서 미국, 유럽 등으로의 양극재 수출을 추진하고 있었습니다. 그런데 론바이 및 재세능원이 생산하는 하이니켈 양극재의 샘플을 확보하여 LG화학의 다양한 양극재 특허 포트폴리오와 비교 분석한 결과, 해당 제품은 LG화학의 양극재 관련 특허 최소 5건을 침해하는 것으로 확인되었습니다.

이에, 광장은 LG화학을 대리하여 서울중앙지방법원에 특허침해금지소송을 제기함과 동시에, 특허침해를 밝힐 수 있는 증거를 조기에 확보하기 위한 증거보전신청을 제기하였고, 그 과정에서 증거보전의 필요성 등을 설득력 있게 설명하여 법원의 증거보전결정을 이끌어내는 등 전적으로 론바이 측의 지배 하에 있는 특허침해 증거를 조기에 확보하기 위한 절차를 성공적으로 수행하였습니다. 

이 외에도 광장은 한국 무역위원회에 론바이 및 재세능원의 특허침해제품 수입·공급 행위에 대한 불공정무역행위 조사신청을 하여 이에 대해 무역위원회의 조사개시결정이 이루어지도록 함으로써 무역위원회 조사 절차도 진행 중이며, 대상 특허에 대해 론바이 등이 제기한 특허무효심판에도 대응하여 특허무효 주장에 대해 적극 방어하는 등 LG화학의 론바이 및 재세능원에 대한 전방위적인 특허침해 분쟁을 수행하고 있습니다.

법무법인(유) 광장은 국산 블록버스터 신약인 대원제약의 펠루비®를 다각도로 보호하기 위하여 특허 분쟁 대응 및 약가 종합 전략을 제공하고, 관련 분쟁 사건을 대리하고 있습니다.

펠루비는 대원제약이 국산 신약 12호로 개발한 오리지널 의약품으로 대원제약의 매출에 상당 부분을 차지하는 중요한 의약품입니다. 허가특허연계 제도 하에서 제네릭사들은 대원제약의 특허에 대한 소극적 권리범위확인심판을 제기하였습니다.

광장은 대원제약을 대리하여 특허권침해금지 가처분, 본안 소송 제기 및 판매금지 신청을 하면서 제네릭의 특허 도전에 적극적으로 대응하였습니다. 소극적 권리범위확인심판은 청구인(제네릭사) 스스로 확인대상발명을 특정하여 대상 특허와 차이가 있다는 확인을 구하는 것으로서 청구인이 승소하는 경우가 대부분입니다.

그런데 광장은 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익·균등 침해와 같은 법리적인 쟁점을 다각도로 치열하게 다투었습니다. 현재 대법원에서 본건에 대하여 심리 중에 있고, 소극적 권리범위확인심판과 관련한 제도적·법리적 문제점을 살펴 가이드라인을 제공해 줄 것으로 기대합니다.

한편, 광장은 특허 분쟁과 함께 약가인하 처분에 대한 집행정지 및 취소소송을 제기하여, 집행정지 인용결정을 받았으며 현재까지도 성공적으로 대응하고 있습니다.

법무법인(유) 광장은 세계적인 블록버스터 폐암 표적치료제 타그리소® 관련, 특허권자인 아스트라제네카를 위하여 국내 제약사들이 제기한 소극적 권리범위확인심판을 대리하고 있으며, 관련 모든 특허들에 대한 종합적인 대응 전략을 제공하고 있습니다. 

타그리소는 전세계 점유율 1위 폐암 표준 치료제로서 2023년 한해에만 약 58억 달러(7조 8000억 원)의 글로벌매출을 기록하는 등, 아스트라제네카 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 의약품입니다. 

타그리소의 물질특허 존속기간이 2033년까지 남아 있음에도, 제약사들은 제네릭 출시를 위한 생물학적 동등성 시험을 진행하는 등, 제네릭 개발을 서둘러 진행하였고, 2024년 11월 소극적 권리범위확인심판을 제기하였습니다. 

광장은 타그리소 특허권 보호를 위하여 관련 판례 및 법리를 고려한 대응 주장을 개발하여 심판 사건을 성공적으로 대리하고 있습니다. 

이 사건은 제네릭 제약사가 타그리소의 제네릭 제품을 국내에 출시하기 위해 넘어야 할 첫번째 관문이며, 전세계적으로 향후 예상되는 특허소송의 시발점이 될 수 있어 아스트라제네카의 글로벌 사업에 있어 매우 중요한 사건입니다. 광장은 헬스케어 및 지식재산권 분야 우수한 전문성을 바탕으로 고객을 위한 종합적, 전략적 대응을 수행하고 있습니다.